论先用权必要准备工作的认定

论先用权必要准备工作的认定

吕甲木*   

内容提要：对于完成先用权必要准备工作认定的问题，应该对法释〔2009〕21号司法解释第15条第2款与第3款规定进行文义、体系、目的解释，第15条第2款第（一）项为技术上的必要准备工作，第（二）项为物质上的必要准备工作，第15条第3款为生产上的准备工作。必要准备工作的构成要件为二要件，技术上的必要准备工作或物质上的必要准备工作之间可以择一，但生产上的准备工作必须具备。生产上的准备工作是指具有立即或即将实施发明创造的能力。

关键词：专利    先用权    必要准备

On the Determination of the Necessary Preparation Works

with the Prior-use Right

[Abstract]  For the completion of the necessary preparation works with the prior-use right to the problems determined, Should be interpreted the Judicial Interpretation No. (2009) 21 of Article 15, paragraph 2 and paragraph 3, carry out the context, the system, the purpose of explanation, article 15 (a) of paragraph 2 for the technically necessary preparations, paragraph (b) for the necessary preparatory work on the matter,  Article 15, paragraph 3, of the preparatory work on the production. Elements of the necessary preparations for the two elements, one can choose between a technically necessary preparations or materially necessary preparations, but the preparatory work on the production must possess. Preparatory work on the production means having the ability to be implemented immediately or inventions.

[Keywords]   patent ; prior-use right ; the necessary preparation

专利权作为国家授予民事主体的一项私权利，是一项实在法上的法定权利，而非自然权利。因此，专利的授权制度系一国专利行政管理制度的主要内容。当今世界，授予专利权的主要是先申请制和先发明制。所谓，先申请制，即一国的专利主管部门将该专利权授予最先向其提出申请的人。而对该专利申请人是否系真正的发明人，以及其取得专利申请资格是否系善意在所不问。要做出真正的发明创造，必须要付出大量的智力和物力。而当一个付出大量资源的发明创造者而言，在其实施自己的发明创造时，却发现已被别人申请了专利，自己不能实施，一切努力付诸东流，同时反而被指控侵权，实则有失公平。另一方面，一些“聪明之士”在发明创造尚未成熟之时抢先申请专利，以致造成专利质量低下的后果。而先发明制，是指不同的主体就同一发明创造向一国的专利主管部门提出申请时，国家将该专利授予最先完成发明创造的申请人。显然，从专利制度的本意来看，先发明制更加符合鼓励发明创造的立法目的，而且也更为公平。但是，专利权毕竟是将专利权人的个人利益与社会公共利益衡量的结果。如果实行先发明制，那么就会出现发明创造者一开始怠于申请专利，将先进的技术作为商业秘密予以保护，待发生纠纷时又声称其是最先完成发明创造者，应将专利权授予给他。此外，要证明其为先发明者，需要进行大量的举证，经历众多的程序。这样，不仅不利于技术的公开和推广以及后人在该技术基础上的创新，而且浪费了国家的公共的行政、司法资源，使专利权属一直处于不稳定的状态，扰乱了专利管理秩序，损害了社会公共利益。世界上实行先发明制的国家只有寥寥数国，但原先有全球霸主美国撑着，俨然亦自成一派，独领风骚。可是，美国于2011年颁布的《美国发明法案》对美国旧专利法进行了大量修改，主要的修改点就在于改先发明制为先申请制。因此，在专利授权制度上实行先申请制已经是大势所趋。正如先申请制最大的缺点就在于剥夺了专利申请日前作出真正发明创造者实施专利的权利，所以，作为平衡专利权人与社会公众利益产物的专利法规定了先用权，作为特定情况下对专利权的一种限制。我国的专利法也不例外，1984年《专利法》第62条、1992年《专利法》第62条，2000年《专利法》第63条第（二）项和2008年《专利法》第69条第（二）项均规定：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。已经制造相同产品、使用相同方法容易认定，实践中争议不大，但已经作好制造、使用的必要准备的认定属于司法实践中的难点，不仅涉及证据认定问题，而且还涉及判断标准问题。为此，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号，以下简称司法解释）第15条对先用权的认定作出了相应的规定。[1]该司法解释第15条第2款第（一）项属于技术上的准备，第（二）项属于物质上的准备。虽然，司法解释对此作了细化规定，但是在司法实践中仍存在缺乏统一的判断标准问题。

    一、司法实践中先用权必要准备工作认定作法的梳理

为了更好的分析司法实践中对先用权必要准备认定的态度，在中国裁判文书网和北大法律信息网对2008年《专利法》和司法解释自2009年10月1日实施以来的相关民事判决书进行了检索，发现认定涉案专利申请日前已经作好制造、使用的必要准备而认定先用权抗辩成立的案例非常稀少。当然大多数案例均以证据缺乏真实性、关联性以举证不能而认定先用权抗辩不能成立。在认定已经作好必要准备的案例中，也是围绕证据的认定进行分析说理。

在上诉人和平电气有限公司与被上诉人上海久辉电气有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中，虽然被告没有提供专利申请日之前已经生产出来的实物，但一二审法院除了根据备案的图纸认定被告已经作好了技术上的必要准备之外，无一例外的以根据现有证据能够推断出专利申请日之前被告已经生产实物交于检测机构备案作为认定先用权抗辩成立的补充理由。[2]因此，可以说明上海法院在先用权必要准备的认定上持非常慎重的态度。

最高人民法院在申请再审人江西银涛药业有限公司与被申请人陕西汉王药业有限公司侵犯专利权纠纷案中认为：在涉案专利的申请日前，银涛公司已经完成了生产“强力定眩胶囊”的工艺文件和设备，符合已经作好制造、使用的必要准备的条件。至于银涛公司何时取得“强力定眩胶囊”药品生产批件，是药品监管的行政审批事项，不能以是否取得药品生产批件来判断其是否作好了制造、使用的必要准备。[3]最高法院的该案例载入了《最高人民法院知识产权年度报告》（2011年），其核心观点只是表明先用权抗辩是否成立的关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备；药品生产批件是药品监管的行政审批事项，是否取得药品生产批件对先用权抗辩是否成立不产生影响。而且从该案而言，被诉侵权人在涉案专利申请之前已经完成了药品样品的试制，并向药监部门进行了报批。

浙江省高级法院于上诉人远特信电子（深圳）有限公司与被上诉人上虞威斯特电器制造有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案中，在认定被诉侵权人已经作好物质上的必要准备工作之外，还是分析了一系列间接证据，以之佐证在专利申请日之前已经制造了被诉侵权产品，增强认定先用权抗辩成立的说服力。[4]

在上诉人知科株式会社与被上诉人常州永和精细化学有限公司侵害发明专利权纠纷案中：一审法院常州市中级人民法院认为合成化合物，掌握了合成路径，即视为作好了技术上的必要准备，而二审法院江苏省高级法院认为仅掌握合成路径还不够，还必须具备技术的生产工艺文件以及物质上的生产设备。[5]在该案中，江苏法院在认定被诉侵权人先用权抗辩成立的依据是作好了技术上以及物质上的准备工作，而未以类似推定的方式认定其在涉案专利申请日之前已经制造出被诉侵权产品作为认定先用权抗辩成立的补强理由。

二、学理上关于先用权必要准备工作认定的争议

（一）三要件说

程永顺先生认为必要准备包括以下几方面的准备工作：1.技术上的准备，指是否已经下达技术任务书、新产品设计书以及生产图纸等，此时只下达了科研任务书，列入科研课题不能算是已作好了技术上的准备；2.生产上的准备，指需要建立专门仓库是否已建立，是否已准备好生产该产品所必须的各种机器设备（包括通用设备和专用设备），专门工具及模具、原料等；3.完成了样品的试制，指样品通过检测已经达到使用要求和技术任务书的要求。[6]因此，根据程永顺先生的观点，已经作好先用权必要准备工作必须具备三个要件，除了技术上的准备工作和物质上的准备工作之外，还必须完成样品的试制。

（二）二要件说

尹新天先生认为：1.技术性的准备工作应该是在专利申请日之前已经实际获知、掌握了该项专利技术，而且是一种已经开始了的实际的准备工作，而非表明意向的行为；2.所谓生产上的准备工作，是与该项专利技术的实施之间应当有明确的因果关联，让人能够认定有关准备工作是为实施哪项技术而进行的，例如如果仅仅进行购买地皮、装设供电供水设备等基础性的准备工作，却无法证明行为人准备实施哪项技术，则不能被认为是为实施某项专利而作好了必要准备工作；[7]因此，根据尹新天先生的观点，所谓先用权必要准备工作是指与实施专利的技术内容有关的技术性准备工作、物质上准备工作已经实际开始准备。广东省高级法院的张学军认为，对必要准备进行界定时，总的原则是应当坚持衡量先用人是否为实施专利投入了一定量的人力、物力和资金。通常情况下，从商业组织的建立到技术上都完成了准备的，投资往往较大。因此，具体要考虑的因素应当集中在：专用设备是否已制造或购买；模具是否已开发；原材料是否已准备；零件图和总装图是否已绘制；工艺流程是否已制定；样品是否已试制等。[8]张法官在文中提出的必要准备认定应考虑因素是在司法解释实施前，司法实践中关于先用权必要准备认定的一般作法。北京市第一中级人民法院的学理观点认为先用权的必要准备的要件是先用人对于该技术方案的实施已经进行实质性准备工作的情形，即其在人力和物力上的投入在其应投入份额中占绝大部分比例。技术方案的研发成功是先用权抗辩成立的前提条件，但仅有技术方案不能达到必要准备的程度，还需要其它为生产而进行的投入，包括相应的技术任务书、产品的生产图纸，或者为投入生产而具体设计的方案等。对于是否需样品试制成功，需视不同的行业而定，对于特殊行业，如药品，则需要样品试制成功，但对于其它无实质要求的行业，则样品是否试制成功不影响必要准备工作的认定。生产准备通常指物质上的投入，包括厂房的建立、通用设备或专用设备的购买、主要原材料或工具、模具等的购买。[9]该观点系在最高法院专利司法解释实施之后，对司法解释有关先用权必要准备的规定作出的学理解释。刘立春教授认为：如果只满足生产准备或技术准备的二者之一，显然不能构成能够实施生产行为的实质性“必要准备”。但刘教授同时也认为，结合专利司法解释第15条第3款原有范围的规定，可以得出必要准备工作的认定是技术性准备与生产性准备相结合的结论。但是，如果，满足解释第15 条第2款第（二）项的规定也能认定先用权抗辩成立，容易造成先用权的滥用，会极大地损害专利权人的利益，有悖于先用权的设立目的。[10]因此，刘教授对于先用权必要准备工作的认定标准是坚持二要件说，即技术准备要与生产准备相结合。王凌红认为，技术实施所需要的必要准备往往会由于发明创造的不同类型而有所差异。对于不需要特殊生产设备的特定技术而言，如果生产经营者完成了主要设计图纸或工艺文件之后即可利用自身原有的设备从事产品的生产活动或使用特定方法，则可视为已经作好了必要准备。但对必须购置特定的模具和生产设备才有可能开始从事相关的生产经营活动的，主要设计图纸或工艺文件既不足以证明该生产经营者已经客观上作好了可随时实施特定技术的物质技术准备工作，也不能成为其有意从事该生产经营活动的有力证据。并认为必要准备的认定必须考虑以下两个要素：先使用者客观上应当具备可随时实施特定技术的条件；先使用者主观上有意将这些物质技术条件用于实施与专利相同的技术。[11]王凌红提出要针对不同发明创造的类型确定不同的必要准备工作的认定标准，应该而言是比较符合实际的，可以作为认定先用权必要准备工作是否完成的一般原则。

三、司法解释第15条规定的理解

基于先用权必要准备工作认定的复杂性，司法解释第15条的规定在司法实践的适用中存在着相当大的困境。因此，在司法解释的该规定尚未修改的情况下，如何对该规定进行准确的理解成为当下亟需解决的问题。当法律规范适用出现矛盾或者没有明文规定时，应该根据法学方法论的要求对法律规范进行解释。杨仁寿教授认为狭义的法律解释，系指于法律规定不明确时，以文义、体系、法意、比较、目的或合宪等解释方法，探究法律之规范意志，其旨在澄清法律疑义，使法律含义明确化、正确化。[12]梁慧星教授认为法律解释方法分为文义解释、论理解释、比较法解释、社会学解释。其中论理解释包括体系解释、法意解释、扩张解释、限缩解释、当然解释、目的解释、合宪性解释。[13]从司法解释第15条第2款规定的文义而言，技术上的准备或物质上的准备只要满足一项就应当认定已经作好制造、使用的必要准备，并不需要技术准备与物质准备相结合，也不需要样品已经试制成功。但是，在检索的案例中，尚未发现法院仅以具备上述1种情形而认定已经完成了必要准备工作。虽然知科株式会社与常州永和精细化学有限公司侵害发明专利权纠纷案中，一审法院常州市中级法院认为针对合成化合物，被告永和公司掌握了合成路径，即视为作好了技术上的必要准备。但是二审法院江苏省高级法院认为仅掌握合成路径还不够，还必须具备技术的生产工艺文件以及物质上的生产设备。从体系解释而言，司法解释第15条第3款规定的原有范围是指“包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”所以，先用权抗辩的成立必然具备生产准备要件，如果仅仅具备技术文件，而无任何生产准备，则原有范围就根本无从谈起。从立法目的而言，先用权制度的产生是为了弥补先申请制的不足，以免产生严重的不公平问题。但是，先用权的制度目的不是为了动摇先申请制作为基本的专利申请制度的地位，甚至其作为专利申请制度的例外也谈不上。因为，即使认定先用权成立，只是被告在原有范围内可以继续制造、使用专利产品，不仅对原告专利的有效性毫无影响，而且原告还享有禁止被告超出原有范围实施专利的权利。所以，在先用权必要准备的认定上必须根据个案的具体情况进行分析，综合考量先用人为实施发明创造的投入情况进行利益平衡，实现个案正义，而不能采取一刀切的作法。因此，对于先用权必要准备的认定，根据司法解释第15条第二款、第三款的规定，是将物质准备与生产准备相分离，技术准备与物质准备可以二者只具备其一即可，但生产准备必须具备。

四、先用权必要准备工作构成要件的认定

（一）完成技术上必要准备工作的认定

司法解释第15条第2款第（一）项规定已完成技术上必要准备是指“已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件”。对于技术上必要准备工作是否已经完成涉及到判断主体以及完成程度的确定。

1.判断主体

对于技术上的必要准备工作是否已经完成的认定应该根据何人的角度进行判断的问题，司法实务界和学术界上尚未对此进行探讨。或许他们认为这个根本就不是问题，是否已经完成当然是由法官进行判断。诚然，技术准备是否已经完成，先用权抗辩是否成立的司法判断权当然归属于法官。但是，先用人提供的用以证明已经完成技术准备的一份份具体技术文件的文字内容，是不可能与权利要求书、说明书、附图的记载完全一致的。法官可能看不懂技术文件中的含义，该技术领域内的专家看了以后，可能会认为该技术文件记载的相关文字已经完全呈现了落入涉案专利权利要求保护范围的被诉侵权技术方案，而该领域的普通技术人员看了以后，可能会认为该技术文件没有完全呈现被诉侵权技术方案。如果将该问题委托司法鉴定机构进行司法鉴定，等于就是将判断主体赋予专家。其实，对先用人提供的用以证明已经完成技术准备的主要技术图纸或工艺文件是否体现了涉案专利权利要求记载的技术方案的解释，与专利权利要求的解释属于相同性质的问题，技术图纸或工艺文件相当于专利说明书和附图。根据专利法第26条第3款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。也就说对权利要求所要保护的技术方案，应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书及附图直接得到或者概括得出的。正如专利权利要求的理解，法院应该结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，来确定权利要求的内容，以之认定专利是否有效以及被诉侵权技术方案是否落入专利的保护范围。因此同理，对于主要技术图纸或工艺文件是否体现了落入涉案专利权利要求保护范围的被诉技术方案应该站在本领域普通技术人员的角度进行解释。“本领域普通技术人员”，是法律拟制人，是个抽象的概念，是一种假设的“人”，不是指具体的某一个人或某一类人，不宜用文化程度、职称、级别等具体标准来参照套用，是指先用人主张完成技术准备时该专利所属技术领域平均知识水平的技术人员，既不是该领域的技术专家，也不是不懂技术的人。

2.完成程度的认定

在确定了技术上必要准备的判断主体为本领域的普通技术人员之后，就涉及到技术图纸和工艺文件的完成程度的认定问题。技术图纸或工艺文件如果全部体现了原告所主张的权利要求中的技术方案，自无问题。但现实的案情往往是纷繁复杂的，先用人或许提供了一大叠技术文件，可是还不能与被诉侵权技术方案完全对应。对于这种情况，如果技术文件结合公知常识能够呈现完整的被诉侵权技术方案的，则应该认定完成了技术上的必要准备。而对于被诉侵权的外观设计产品而言，被告提供的技术图纸或工艺文件本身或其与本领域的惯常设计结合能够体现与被诉侵权设计相同或相近似的外观的，则认定完成了技术上的必要准备，但是提供的仅系照片或图片，而无其他技术参数，则不能称之为技术文件，不能认定完成了技术上的必要准备。

（二）完成物质上必要准备工作的认定

司法解释第15条第2款第（二）项规定已完成物质上必要准备是指“已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料”。该规定没有提到完成发明创造所必需的专用设备或专用材料以及模具。而该司法解释（征求意见稿）第19条第2款第（二）项原文表述为“已经制造或者购买实施发明创造所需的主要设备或者模具”，而正式公布的司法解释将“模具”改为了“原材料”。因为，有很多产品是不需要专用设备、专用材料或模具的，但是设备和原材料肯定是需要的。必需的主要设备或原材料主要是指该主要设备或原材料与发明创造的实施具有关联，也就是说该主要设备或原材料是实施发明创造的必要条件。对于需要专用设备或者专用原材料才能实施发明创造的，则物质上的准备工作必须是该专用设备或专用原材料已经制造或购买；对于实施发明创造不需要专用设备或者专用原材料的，则要证明已经准备的该设备或原材料是用于实施发明创造而不是为了制造其他产品。例如能够提供该产品的生产任务书已经完成、客户购买该产品的订单已经下达、销售给该产品的买卖合同已经签订、该产品的模具已经在开发等相关的证据。

（三）完成生产准备工作的认定

司法解释第15条第3款规定的原有范围是指“包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”司法实务界和学术界基本上将物质上的准备工作与生产上的准备工作等同。但是，深究起来，两者之间肯定是有区别的。生产是与生活相对应的，物质作为有体物是与精神、意识、智力等无形成果相对应的。所以，一个企业生产能力的范畴肯定是大于物质资料的。司法解释第15条第2款第（二）项规定的物质准备是与发明创造有关联的物质准备，但司法解释第15条第3款规定的生产准备与发明创造的之间并不需要有很强的关联度。已如上述，先用权必要准备的认定在技术必要准备与物质必要准备二者之间可以择一为之，但生产准备工作必须具备。因此，在这种特殊的二要件中，在技术上的必要准备或物质上的必要准备已经与发明创造具有紧密的关联性的情况下，生产上的准备其实是指在具备技术上的必要准备或者物质上的必要准备的情况下，先用权人具有立即或即将实施发明创造的能力。例如对于不需要专用设备、专用原材料的发明创造而言，先用人在完成主要技术图纸或工艺文件这一技术上必要准备工作的情况下，其还需要其他相关的基础性、通用性生产准备，如厂房、工人、通用设备、通用原材料；在完成物质上必要准备工作的情况下，其也还需要如厂房、生产线、仓库、工人、供电等相关的基础性生产设备。因此，生产准备工作是指基础性、通用性的生产准备工作。

结语

先用权必要准备工作的认定应该根据法律解释的方法，对司法解释第15条第2款和第3款进行文义解释、体系解释和目的解释，在构成要件上坚持二要件，完成技术上必要准备工作或物质上必要准备工作之间可以择一，但生产准备工作必须具备。样品是否需要试制完成不是认定完成先用权必要准备工作的要件。