奉化成亚公司历经二年、五个官司 洗脱侵权嫌疑

使用现有技术不构成专利侵权

奉化成亚公司历经二年、五个官司  洗脱侵权嫌疑

使用现有技术  遭遇专利侵权指控

2012年8月23日，法院工作人员依夏某的申请到奉化成亚公司作证据保全，提取了成亚公司车间内的几个按摩座椅的气阀。原来夏某在2005年10月17日申请了“组合式气阀”的实用新型专利，其认为成亚公司生产的气阀侵犯了她的专利权，遂于2012年8月9日向法院起诉成亚公司专利侵权。成亚公司认为该气阀是台资企业亚德客公司很早以前就已经公开生产的产品，其没有申请专利，夏某的丈夫张某曾在亚德客公司工作，估计是张某私下让其妻子夏某申请了专利。后来，张某离开了亚德客公司，与丁某等合伙成立了晨亿厂。成亚公司找到吕甲木律师，吕甲木律师经分析后，建议成亚公司一边向专利复审委申请宣告夏某的专利无效；一边申请法院向亚德客公司调取证据。因为时间紧急，成亚公司先以检索到的一篇台湾专利文献作为现有技术证据向专利复审委员会申请专利无效。另外，法院也从亚德客公司调取了2005年10月17日之前的该类气阀图纸。但由于时间久远，七、八年之前的产品实物已经找不到了，相关的增值税发票也无法找到。一审法院认为，亚德客公司的图纸和台湾专利均没有披露涉案专利的静芯中空等技术特征，现有技术抗辩不成立，于2013年2月5日判决成亚公司侵犯夏某专利权，赔偿20万元。不久，专利复审委员会也认为台湾专利没有全部披露涉案专利的技术特征，维持涉案专利有效。

提起关联诉讼    为取证赢得时间

该案一审开庭后，成亚公司坚信亚德客公司的产品在涉案专利申请日之前销售的证据肯定找得到，但是需要时间。为此，说服晨亿厂当时的合伙人丁某以该专利权应该属于晨亿厂的合伙人张某和丁某共有为由起诉夏某和张某。权属纠纷案立案后，向法院申请中止侵权案件的审理。然一审法院未同意中止，最后二审的浙江省高级法院同意中止侵权案件的审理，等待权属纠纷案的结果。2013年6月21日，法院认为丁某与张某的合伙协议只有复印件、没有原件，而且丁某陈述现在也已经退伙，判决丁某败诉。2013年11月5日，浙江省高级法院作出二审判决，驳回丁某上诉。此时，成亚公司一方一共已经经历了四个官司，全部败诉，吕甲木律师也面临了空前的压力，所有的希望只能寄托于省高院对侵权案件的二审判决。2013年8月份，成亚公司从北仑的奥森公司查到了2004年7月3日和2005年7月25日，亚德客公司和亚德客宁波分公司销货给奥森公司的增值税发票，发票经过国税局认证，发票上的产品型号与一审法院从亚德客公司调取的图纸上的产品型号一致，同时申请2003年就开始在奥森公司任职工程部经理的方某在省高院出庭作证。

四输一赢    扭转乾坤

2014年3月11日、5月14日，浙江省高院进行了二次开庭审理，于2014年6月9日作出二审判决，撤销原判，驳回夏某的诉讼请求。该二审判决认为根据成亚公司提交增值税发票，结合方某的证言以及奥森公司所作的说明，可以认定奥森公司于2005年7月25日向亚德客宁波分公司购买了型号为JV040-3的电磁阀500只。综合考虑相关证据，可以认定，亚德客公司在涉案专利申请日之前，已经在市场上公开销售具备图号为“JV040-301B-A01”图纸所载技术特征的电磁阀，该技术方案已为公众所知悉。针对夏科苹认为，该图纸没有披露被诉侵权产品的“静芯中空”等技术特征。法院认为，该图纸对“静芯中空”等技术特征虽然没有文字表述，但结合图纸的结构特点和机械制图的国家标准，可以看到图纸中电磁阀也是静芯中空。据上，该图纸披露的技术特征与被诉侵权产品的所有技术特征均相同，应当认定成亚公司生产被诉侵权产品使用的是现有技术。成亚公司就此提出的上诉理由成立，本院予以支持。

知识产权小贴士

专利法第22条、23条、62条规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。其中新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

律师点评：

最高法院知识产权案例指导研究基地专家、宁波市律师协会知识产权委主任，海泰律师事务所吕甲木律师认为，在专利申请和专利诉讼中，应该遵守诚实信用原则，对于不管是自己还是其他人已经公开出版、宣传、生产、销售、使用的现有技术和现有设计，不应该去申请专利。在申请之前最好做一下查新检索，查询一下之前有没有相同或近似的技术、外观设计已经申请了专利或者在出版物上公开发表。对于被他人起诉侵犯专利权的被告而言，收到传票以后也不要慌张，没必要马上认输，可以委托专业机构检索一下原告的专利是否是现有技术或现有设计，是否存在无效的可能。对于企业而言，应有保存收集证据的意识，将各个版本的原始图纸存档保留，开具的增值税发票上应该标明产品的详细型号，产品宣传册印上印刷日期，如有条件，最好把每一个产品的样品也封样保存，把行业内的杂志、展会举办方提供的参展商品图册、各个年份的产品宣传册都应该收藏保存。

浙江省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2013）浙知终字第245号

上诉人（原审被告）奉化市成亚气动科技有限公司，住所地浙江省奉化市高新技术开发区东江路7号。

法定代表人江军，总经理。

委托代理人（特别授权代理）吕甲木，浙江金汉律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）夏科苹。

委托代理人（特别授权代理）葛红斌，浙江维知律师事务所律师。

上诉人奉化市成亚气动科技有限公司（以下简称成亚公司）因侵害实用新型专利权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院（2012）浙甬知初字第398号民事判决，向本院提起上诉。本院于2013年3月26日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。在案件审理过程中，因案外人夏丁忠就涉案专利以张伟军、夏科苹为被告另案提起专利权权属纠纷诉讼，而该案的审理结果直接影响到本案的实体审理，故本院根据成亚公司中止审理的申请于2013年6月5日裁定中止本案诉讼。浙江省宁波市中级人民法院于2013年6月21日对前述权属争议作出（2013）浙甬知初字第40号民事判决，驳回夏丁忠的全部诉讼请求。浙江省高级人民法院于2013年11月5日作出（2013）浙知终字第341号判决，维持浙江省宁波市中级人民法院一审判决。本院于2014年2月19日恢复诉讼，并于同年3月11日、5月14日公开开庭进行了审理。上诉人成亚公司的法定代表人江军及其委托代理人吕甲木，被上诉人夏科苹的委托代理人葛红斌到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经本院院长批准，延长本案审限。本案现已审理终结。

原审判决认定：2005年10月17日，夏科苹向国家知识产权局申请名称为“组合式气阀”的实用新型专利，2006年11月29日国家知识产权局授权公告，专利号为ZL20052001××××.1（以下简称涉案专利）。其权利要求1为：一种组合式气阀，包括壳体，壳体内设有线圈，线圈绕在支架上，支架内部设有相配合的动芯以及静芯，静芯中空，并且与动芯之间通过弹簧连接，支架底端连接有充气孔，其特征是所述的气阀为2个及以上，每个气阀的支架上还设有接头与接座，接头套接在相邻气阀上的接座内部；接头、接座内部设有通孔，它们与支架内部连通形成三通。2011年5月5日国家知识产权局出具的专利检索报告显示：该专利全部权利要求1-10符合专利法有关新颖性和创造性的规定。该专利现仍在有效期内。

成亚公司系有限责任公司，成立于2012年4月16日，法定代表人为江军，注册资本为50万元，其工商登记的经营范围为：气动元件生产技术研究和开发，气动元件、按摩器材、太阳能热水器配件、电子产品配件制造，加工。

成亚公司在阿里巴巴网站的公司网页“公司介绍”处显示成亚公司的前身为奉化市溪口双雄机械配件厂，以做电磁阀铁芯为主。自2005年11月，研发出第一只按摩椅电磁阀至2012年3月，累计生产销售CY040、SX040电磁阀已突破500万只。“供应产品”处显示产品单价约为100元，并显示有厂家直供，可定做等字样。

夏科苹认为成亚公司以生产经营为目的，未经其许可擅自制造、销售、许诺销售专利产品，侵害了其专利权，应当承担侵权责任，遂于2012年8月9日诉至原审法院，请求判令成亚公司：1.立即停止侵害其享有的涉案专利权，即立即停止制造、销售、许诺销售落入涉案专利权保护范围的电磁阀产品（即按摩气阀）；2.销毁制造侵权产品的专用设备、模具及库存侵权成品、半成品；3.赔偿经济损失30万元并承担本案的全部诉讼费用。

成亚公司答辩称：1.其已经在答辩期内向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）提交了宣告涉案专利权无效的请求，且已被受理，本案依法应中止诉讼；2.被诉侵权产品实施的系现有技术，宁波亚德客自动化工业有限公司（以下简称亚德客公司）于涉案专利申请日前已公开生产、销售与涉案专利具备相同技术方案的产品，且中国台湾地区093203356号专利（以下简称台湾专利）已披露了涉案专利的技术特征，其不构成侵权；3.即便构成侵权，因其成立于2012年4月16日，生产的被诉侵权产品数量极少，不应承担过高的赔偿责任。请求驳回夏科苹的诉讼请求。

成亚公司另以亚德客公司在涉案专利申请日前已公开销售相同产品为由主张现有技术抗辩。根据成亚公司提交的证据，号码为02466510的发票经北仑区（开发区）国家税务局认证，真实性可以确认，结合方万克的证言以及奥森公司所作的说明，可以认定奥森公司于2005年7月25日向亚德客宁波分公司购买了型号为JV040-3的电磁阀500只。原审法院调取的亚德客公司关于电磁阀产品的图纸中，有名称为“JV040-3电磁阀组合图”、图号为“JV040-301B-A01”、制图时间为2005年4月20日的图纸可以与上述发票中的产品型号相对应。夏科苹虽对图纸的制图时间和型号与发票的对应关系存有异议，但没有提出可以推翻制图时间以及型号对应唯一性的证据予以证明，因此上述图纸可以与发票互相印证，相对具有客观性。综合考虑相关证据，可以认定，亚德客公司在涉案专利申请日之前，已经在市场上公开销售具备图号为“JV040-301B-A01”图纸所载技术特征的电磁阀，该型号为JV040-3电磁阀的技术方案已为公众所知悉，上述图纸所载产品的技术特征可以作为现有技术与被诉侵权产品进行比对。经比对，夏科苹认为，该图纸没有披露被诉侵权产品的“静芯中空”、“接头、接座与支架内部连通形成三通”的技术特征，对该图纸披露的其他技术特征与被诉侵权产品一致没有异议。本院认为，该图纸对“静芯中空”、“接头、接座与支架内部连通形成三通”的技术特征虽然没有文字表述，但结合图纸的结构特点和机械制图的国家标准，可以看到：图纸中序号为8的部件对应的即是静芯部件，该部件的两边绘有剖面线代表有制作材料，中间留白代表没有材料，上述的绘图表示该部件的中间是空心的；图纸中序号为18的部件对应的是接头，其套接在接座上，接头、接座以及支架的两侧都绘有剖面线，中间留白，如前所述这表示接头、接座和支架的中间都是空心的，接座与支架相交的地方画有相贯线，代表两者是贯通的，因此从图上可知接座与支架贯通、接座与接头贯通，三者之间可以形成连通。据上，该图纸披露的技术特征与被诉侵权产品的所有技术特征均相同，应当认定成亚公司生产被诉侵权产品使用的是现有技术。成亚公司就此提出的上诉理由成立，本院予以支持。

另，关于成亚公司提出的原审法院未启动鉴定程序属程序违法及其适用现有技术比对原则错误的问题。本院认为，鉴定的目的系为查明案件事实的专门性问题，如果凭借现有证据足以认定该事实，法院可以不支持当事人的鉴定申请，因此原审法院未启动鉴定程序并无不当。而对于成亚公司对原审判决有关现有技术抗辩审查提出的异议，本院在前文已作出具体评述，在此不再赘述。

关于争议焦点二

由于成亚公司使用的是现有技术，根据《中华人民共和国专利法》第六十二条之规定，“在专利侵权纠纷案件中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”，因此成亚公司无需承担侵权责任，故本院对本争议焦点无需再行评述。

综上，本院认为，夏科苹的涉案专利权被授予后，在其有效期内，任何单位或个人未经其许可，都不得实施其专利，但成亚公司在本案中提出的现有技术抗辩成立，本院对其不侵权主张予以支持。因成亚公司在二审中提交的新证据致本案事实出现变化，故本院依法予以改判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项，《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款、第六十二条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款之规定，判决如下：

一、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2012）浙甬知初字第398号民事判决；

驳回夏科苹的全部诉讼请求。

本案一审案件受理费5800元，二审案件受理费4300元，均由夏科苹负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　　徐燕如

代理审判员　　李　臻

代理审判员　　陈　宇

二〇一四年六月九日

书　记　员　　潘晓灵