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杭州知识产权法庭黄斯蓓法官:专利侵权判定实务及裁判规则讲座实录(7600字)

时间:2022-05-29 11:05:47 阅读

黄斯蓓法官:专利侵权判定实务及裁判规则讲座实录(7600字)

原创 浙律协知产委 智产家  2022-05-25 15:10 发表于浙江

专利侵权判定实务及裁判新规则讲座实录



2022年5月16日,为提高我省律师办理专利侵权纠纷案件的能力,帮助相关企业单位进一步了解专利侵权判定的规则,掌握专利保护策略及专利维权工作实务,浙江省律师协会、中国计量大学联合推出了知识产权巡回宣讲活动第十二场线上宣讲,由杭州知识产权法庭四级高级法官黄斯蓓作《专利侵权判定实务及裁判新规则》的线上专题讲座。

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黄斯蓓,杭州知识产权法庭四级高级法官,从事知识产权审判十余年,审结各类知识产权案件2000余件,审理的案件包括了各类大型机械设备、精密仪器、医疗器械、光电材料等技术类案件以及涉“3M”“戴森”“阿里云”“菲拉格慕”、“联想”“中粮”“茅台”等知名商标侵权案件,全国首例平台诉经营者不正当竞争案、首例QQ账号交易不正当竞争案、首例恶意投诉不正当竞争案、涉网易、腾讯网络著作权侵权案件等新类型案件,以及杭州知识产权法庭成立以来的全部行政诉讼案件,撰写的裁判文书、案例分析被评为优秀裁判文书、全国优秀案例分析。

本次讲座黄法官从专利侵权判定的法律依据及审理思路出发,讲解了专利侵权的判定方法,如何确定专利权的保护范围,如何对权利要求进行解释,进而明确专利侵权判定遵循全面覆盖原则,对相同侵权和等同侵权进行了详细说明,最后黄法官结合案例对司法实践中常见的专利侵权抗辩事由进行了讲解。

 

一、专利侵权判定概述

《专利法》第十一条规定,发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

因此,专利侵权判定的构成要件是具有专利权基础、未经专利权人许可、具有生产经营目的、实施了受专利法规制的行为、没有法定抗辩事由。黄法官指出,律师朋友还需要了解法官的裁判思路,才能在面对当事人出具咨询意见书时给出最优方案。

专利侵权判定的法官审理思路是:

第一、确定原告据以起诉的专利权利要求并对其内容进行解释,首先要看的是专利权的效力,主要考虑专利年费有没有缴纳,有没有经过无效宣告程序,对于外观设计和实用新型,由于没有经过实审,法院往往会额外要求提供专利权评价报告,如果是被许可人起诉,许可方式、许可期限、许可内容都是法院会重点审查的对象。确定专利权的效力之后,下一步要确定专利权的保护范围,也就是权利要求的解释。

第二、确定被告所实施的技术方案,也就是固定被诉侵权技术方案。

第三、判断被诉技术方案是否落入专利权保护范围,比较被诉侵权技术方案与原告主张的权利要求中的技术方案是否构成相同或者等同。

第四、确定被告的行为类型,原告应明确被告具体实施了哪些受专利法规制的行为类型,比如制造、使用、销售、许诺销售、进口等直接侵权行为,或者对这类侵权行为直接故意的教唆、帮助,也就是间接侵权行为。法官审理后如果认为被告的被诉行为无法归纳到上述行为,则会直接驳回原告的诉讼请求。

第五、判断被告的抗辩是否成立,被告的抗辩成立与否,直接关系到原告的诉讼请求能否得到支持,以及被告的责任应当如何承担。

第六、确定被告的责任,这一步要根据原告的具体诉讼请求,确定被告的责任类型,如停止侵权、赔偿损失等等。

黄法官总结,以上就是法官审理专利侵权案件的一个基本思路,但实践中并非机械按照上述审理思路展开,也是可以灵活掌握的。例如,如果现有技术抗辩成立的话,法院也可能省略侵权判定环节,直接认定侵权不成立。

  

二、专利侵权判定方法

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第一条规定,权利要求书有两项以上权利要求的,权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的,人民法院应当要求权利人明确。经释明,权利人仍不予明确的,人民法院可以裁定驳回起诉。

因此,原告首先应明确专利权的保护范围,也就是据以起诉的具体权利要求。


(一)专利权保护范围的确定

黄法官指出,确定专利权的保护范围,通常会涉及到下面几个问题:

首先,是对技术特征的划分,技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中,能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小(或较小)技术单元或单元组合。关于技术特征划分的影响,黄法官谈到,如果没有恰当划分技术特征,导致技术特征划分过细,就容易导致被诉技术方案缺乏技术特征而错误认定侵权不成立,不适当地限缩专利权的保护范围。

关于技术特征的划分步骤,黄法官总结,第一、理解专利权利要求整体技术方案的发明目的和所实现的技术效果;第二、分割出实现整体技术效果的各个技术环节,这些技术环节应具有对于独立的功能所体现的作用;第三、通过对被诉技术方案的理解,划分技术特征。在(2021)最高法知民终1753号案件中,权利要求中记载“所述的电压槽是耐高压、表面电场弱的电压槽结构;所述电压槽两侧壁的上沿均设置有台阶结构;所述电压槽侧壁的上沿设置有二级台阶结构”,而被诉侵权产品电压槽的两侧壁的上沿设置有一级台阶结构,但没有设置二级台阶结构。一审法院认为,设置台阶结构有“均”字,而二级台阶结构没有要求“均”设置,因此所述电压槽的上沿设置有台阶结构即是其创新点,并不强求一定要有二级台阶结构,被诉侵权产品因此落入专利权保护范围。二审法院认为,从权利要求的撰写来看,二级台阶结构的技术特征是对台阶结构技术特征的进一步限定,从涉案专利的说明书内容来看,台阶结构的技术特征是涉案专利为了解决晶闸管芯片的结终端结构耐压值低、正反向电压严重不对称问题的一个总的发明构思和技术手段,而二级台阶结构技术特征是对前述总的发明构思和技术手段的进一步具体化,从涉案专利的审查档案来看,台阶结构技术特征及二级台阶结构技术特征为原申请文本权利要求2、4,专利权人在答复创造性的审查意见时,将上述两技术特征合并到原独立权利要求1,根据本领域的现有技术及当事人确认,在设置台阶结构时,两侧台阶结构的级数应当是一致的。综上可以确定,二级台阶结构是对台阶结构技术特征的进一步限定,故本案在技术比对时,应将台阶结构与二级台阶结构划分为一个技术特征单元进行比对。

黄法官总结,这个案例充分给我们展示了在对权利要求进行解释,对技术特征进行划分的时候,我们应从哪些方面来理解、分析一个整体技术方案应包含的技术特征。对于权利要求书的解释,应当以说明书为依据,在厘清各技术要素之间关系的基础上划分技术特征。一个技术要素属于对另一个技术要素的进一步限定的,应当划归为一个技术特征。


(二)权利要求解释原则

其次,关于权利要求的解释,主要涉及专利权有效原则、公平原则、折中原则和符合发明目的原则。

关于专利权有效原则,黄法官表示,在权利人据以主张的专利权未被宣告无效之前,其权利应予保护,不得以该专利权不符合专利法相关授权条件、应被宣告无效为由作出裁判。黄法官进一步介绍,司法实践中经常有被告提出涉案专利应被无效这样的抗辩理由。法院通常会向被告释明其应向专利无效与复审审理部提出专利无效宣告请求。如果被告坚持抗辩理由,而又不提起无效宣告请求的话,法院会基于专利权有效原则继续审理。在专利侵权案件中,法院到底能不能审理专利权效力其实是一个讨论很多的话题。我国是二元体制,法院审理专利侵权案件,国知局审理专利无效案件,这个模式的弊端是程序时间较长。因此有观点认为,为促进知识产权案件审理效率,有必要在专利侵权诉讼中引入专利无效抗辩制度。黄法官认为,如果把视野放宽一点,国际上很多国家和地区都规定了法官可以直接对被告提出的专利无效抗辩事由进行审查并作出审判。实际上最高院曾在判例中认为,被诉侵权人就专利权效力稳定性提出的抗辩,人民法院并非不进行任何意义上的审查。在现行法律框架下,宣告专利权无效的请求由国务院专利行政部门负责审查。在审理专利民事侵权案件时,针对被诉侵权人提出的专利权效力的特定质疑或抗辩,人民法院只进行有限审查,其目的在于审查专利权人是否具有诉权的基础,并不对专利权的效力作出判决,包括被诉侵权人在内的社会公众仍然可以向国务院专利行政机关请求宣告涉案专利权无效。因此,在侵害专利权纠纷案件中,被诉侵权人提出现有技术抗辩,同时以涉案专利权效力不稳定,不应受法律保护为由提出不侵权抗辩,人民法院可以从权利救济角度,优先审查现有技术抗辩,同时对专利权权利状态进行有限且适当的审查。

关于公平原则,不仅要充分考虑专利对现有技术所做的贡献,还要兼顾社会公众的信赖利益,不能把不应纳入保护的内容解释到权利要求的范围中。黄法官解释,对于不应纳入保护范围的内容,主要包括两种情况,一种是专利所要克服的技术缺陷的技术方案,另一种是属于现有技术的技术方案。

关于折中原则,在解释权利要求时,应当以权利要求记载的技术内容为准,根据说明书及附图、现有技术、专利对现有技术所做的贡献等因素合理确定专利权的保护范围。既不能将专利权的保护范围拘泥于权利要求的字面含义,也不能将专利权的保护范围扩展到本领域技术人员在专利申请日前通过阅读说明书及附图后需要经过创造性劳动才能联想到的内容。黄法官解释,权利要求是文字形成的,而文字表达出来的意思可能与实际含义存在出入,折中原则就是在文字含义与实际含义之间找到平衡点的一个原则。

最后是符合发明目的原则,在确定专利权保护范围时,不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中,即不应当将本领域普通技术人员在结合本领域的技术背景的基础上,在阅读了说明书及附图的全部内容后,仍然认为不能解决专利的技术问题、实现专利的技术效果的技术方案解释到专利权的保护范围内。黄法官解释,符合发明目的原则,是要将不属于发明人对现有技术贡献的内容排除出专利权的保护范围。  

关于实践中如何对权利要求进行解释,黄法官谈到,主要参照内部证据和外部证据,内部证据主要包括专利说明书及附图、专利审查档案、生效的专利确权裁判文书所记载的内容;外部证据包括工具书、教科书等公知文献及本领域技术人员的通常理解。


(三)功能性技术特征的裁判规则

关于功能性技术特征,是指在权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,通常是指对于结构、组分、材料、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。黄法官总结了两种排除功能性技术特征的情形,第一种是以功能或者效果性语言表述,已经成为本领域技术人员普遍知晓的技术术语,或以功能或者效果性语言表述,仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征,第二种是使用功能性或者效果性语言表述,但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征。在(2019)最高法知民终2号案件中,权利要求记载“在所述关闭位置,所述安全搭扣(74)面对所述锁定原件(60)延伸,用于防止所述锁定原件(60)的弹性变形,并锁定所述连接器(42)”。该案争议焦点在于上述特征是否属于功能性技术特征以及被诉侵权产品是否具备上述特征。最高院认为,如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果,原则上亦不属于司法解释所称的功能性特征。本案中,本领域技术人员可以理解,“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”,在延伸部分与锁定元件外表面的距离足够小的情况下,就可以起到防止锁定元件弹性变形并锁定连接器的效果。因此,前述技术特征既限定了特定的方位和结构,又限定了该方位和结构的功能,且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解,才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述,但是本质上仍是方位或者结构特征,不是功能性特征。

最后,黄法官从审判实践中提炼了以下几点功能性特征的裁判规则:

第一,在实用新型专利中,说明书及附图所载,为实现功能性特征所限定的功能、效果不可缺少的形状构造类特征和非形状构造类特征,均对该功能性特征具有实质限定作用,在判定侵权时应予以考虑。

第二,在专利技术方案存在多种使用环境的情况下,结合说明书记载的具体实施方式确定功能性特征的内容时,应当从本领域技术人员角度,区分具体实施方式中为实现该功能或者效果不可缺少的技术特征和因使用环境不同而产生的适应性技术特征,适应性技术特征通常不属于功能性技术特征。

第三,以功能或者效果性语言表述,已经成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语,或以功能或者效果性语言表述,且仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征。

第四,使用功能性或者效果性语言表述,但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征。

第五,对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院在结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式确定该技术特征的内容时,应将各种具体实施方式分别、并列地作为该功能性特征的内容。

第六,判断是否属于功能性特征的内容,应重点审查相关实施方式能否实现该功能。相关实施例是否属于功能性特征的内容,应当紧扣能否实现相关功能或者效果这一前提基础进行分析。不能将说明书和附图中涉及的所有实施方式都纳入功能性特征的内容,更不能仅凭某一图例就简单认定属于功能性特征内容。


(四)使用环境特征的认定

关于使用环境特征,是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征,黄法官表示,写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。但是,专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征,有证据证明被诉侵权技术方案可以用于其他使用环境的,则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。黄法官在讲解了两个具体案例后,针对权利要求的撰写提出了建议,有些时候代理人出于与现有技术进行区别或对技术方案清楚性、完整性的考虑,都有可能在撰写时写入使用环境特征,如果因此会影响授权后的侵权比对,则需要小心谨慎一些。


(五)专利侵权判定原则

之后,黄法官谈到了侵权判定原则,目前遵循的是全面覆盖原则,之前司法实践中还出现过多余指定原则,主要是指对于权利要求只考虑必要技术特征,而不考虑非必要技术特征,这使得权利要求的保护范围界限不清晰,因此已被摒弃。

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全面覆盖原则包括相同侵权和等同侵权。相同侵权很好理解,主要情形包括文字表述完全相同、属于上下位概念、增加了其他技术特征。对于等同侵权,黄法官指出等同侵权的四要素是基本相同的手段,基本相同的功能,基本相同的效果,无需创造性劳动就能想到。为避免等同侵权范围的不当扩大,损害公共利益,在认定是否构成等同侵权时,需要通过适用捐献原则、禁止反悔原则、明确排除原则、可预见性原则进行限制。

具体而言,捐献原则主要是指仅在说明书中记载,在权利要求书中未进行记载的技术方案,不能包括在权利要求的保护范围内,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。黄法官解释之所以要设置捐献原则,还是出于对专利权公示公信效力的考虑,对于没有写入权利要求的技术方案,应视为权利人对该技术方案的放弃。

禁止反悔原则是指在专利授权或者无效程序中,专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围,在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时,禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。黄法官指出,在适用禁止反悔原则时,有两个问题需要考虑,第一是法院能否主动适用,第二是是否以陈述或者修改被审查员采用为适用前提。对于第一个问题,有观点认为作为抗辩主张,应以被告提出为前提,法院一般不应主动适用,这是对当事人诉权的尊重。黄法官认为,在认定是否构成侵权时,即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则,人民法院根据业已查明的事实,通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制,以合理的确定专利权的保护范围。黄法官补充到,虽然法院可以主动适用,但相应的证据仍应由原告进行举证。对于第二个问题,司法解释已经释明,只有陈述或者限缩性修改被审查员采用的,才可以适用。

明确排除规则,被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案或者属于背景技术中的技术方案,权利人不应主张该技术方案构成等同侵权。解释权利要求时,不能把涉案专利明确排除的技术方案解释入权利要求的保护范围。

可预见性规则,是指对于专利申请时,本领域普通技术人员普遍知晓却没有记载在权利要求和说明书中的可替代性的技术方案,不应以等同原则将其重新纳入专利权的保护范围,否则会有损公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖。为了尽可能不适用该规则而把某些技术手段排除出保护范围,黄法官建议,代理人可以将知晓的多种可实施手段尽量都写到权利要求和说明书中,这样在进行侵权比对时也有解释空间。

 

三、专利侵权抗辩

根据抗辩目的不同,黄法官将抗辩手段分为:专利权效力抗辩、滥用专利权抗辩、不侵权抗辩、不视为侵权抗辩、现有技术/设计抗辩、合法来源抗辩、不停止侵权抗辩、先用权抗辩。在具体案件中,被诉侵权人可以合理适用各种抗辩手段。

对于实践中比较常用的现有技术/设计抗辩和先用权抗辩,黄法官进一步做了介绍。

现有技术抗辩,是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同,或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的,应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术,被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

黄法官指出,对于现有技术抗辩的审查,首先要确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征,然后再判断现有技术中是否公开了与之相同或无实质性差异的技术特征,或者所属技术领域的技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合。从上述审查原则可以看出,现有技术/设计抗辩的审查使用的是单一性原则和全面覆盖原则。现有技术抗辩的难点在于证据的寻找,黄法官建议当事人在主张现有技术/设计抗辩时应在一、二审阶段提出,以免错过举证期限。

先用权抗辩,是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。黄法官指出之所以规定先用权抗辩,是对在先申请原则的一种限制,而对于如何认定“已经作好制造、使用的必要准备”,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定了两种情形,一是已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;二是已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。