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贴牌加工中的商标专利侵权认定思路讲座综述

时间:2022-05-05 09:05:26 阅读

贴牌加工中的商标专利侵权认定思路讲座综述

2022年4月26日是第22个世界知识产权日,今年的主题是“知识产权与青年:锐意创新,建设未来”。为了增加全社会尊重和保护知识产权的意识,由浙江省律师协会、中国计量大学主办,浙江省律协知识产权专业委员会中国计量大学法学院、知识产权学院承办的第五场浙江省知识产权巡回宣讲活动于4月26日晚上举办,并由浙江省律师协会知识产权专业委员会主任吕甲木作《贴牌加工中的商标专利侵权认定思路》的线上直播讲座,讲座由省律师协会知识产权专业委员会秘书方静主持,当晚共有1200多人次观看了宣讲。

吕甲木系浙江海泰律师事务所高级合伙人,兼任浙江省律师协会知识产权专业委员会主任,浙江省法学会知识产权法学研究会副秘书长,全国律协知识产权专业委员会委员,民革宁波市委会法制委主任。被聘为“最高人民法院知识产权案例指导研究(北京)基地专家”“最高人民检察院民事行政检察咨询网专家”“浙江省商业秘密领域智库专家”,获得“浙江省知识产权宣讲活动先进个人”“浙江省优秀专业律师(知识产权类)”“宁波市十佳律师”等荣誉。自2001年从事律师职业以来,承办的案件多次入选最高人民法院公报,全国法院50大知识产权典型案例,浙江法院、宁波法院、台州法院10大知识产权保护案件、宁波市10大知识产权事件。出版了著作《侵权法原理与判例研究》和《知识产权保护理论与判例研究》;撰写10多篇知识产权论文分别在《中华商标》《中国知识产权》《宁波大学学报》《中国知识产权报》《宁波日报》等报刊发表,或被评为中华全国律师协会知识产权律师2011、2013、2015、2016、2017、2018年会十佳论文。其中《论商标权保护的界限——以涉外定牌加工商标侵权问题为视角》一文在由中华全国律师协会、中国审判理论研究会、中国知识产权研究会主办的中国知识产权实务论坛(2011)被评为十佳论文,补充细化版发表于知识产权出版社2017年5月出版的《知识产权保护理论与判例研究》一书上;《加工贸易中的专利侵权问题研究——以专利产品的制造者为视角在中华全国律师协会知识产权专业委员会2013年年会上被评为十佳论文。

讲座整体主要由3部分组成:第一部分为贴牌加工的法律属性;第二部分为涉外定牌加工商标侵权认定思路;第三部分为贴牌生产中的专利侵权认定思路

第一部分 贴牌加工的法律属性

在贴牌加工的法律属性环节,吕甲木首先介绍了贴牌加工的概念。贴牌加工,又称贴牌生产、定牌加工、代工生产,主要的表现形式为OEM、ODM。作为贴牌生产典型形式的OEM、ODM最核心的就是品牌拥有商委托加工厂生产加工产品并标注品牌拥有商的商标。因为,加工厂是根据品牌拥有商的委托或指示加工生产产品的,所以这种贴牌生产委托加工合同的法律性质就是承揽合同。贴牌生产合同与买卖合同存在着本质的区别,实务尤其要注意贴牌生产合同与定牌买卖合同的区别,不能混为一谈。实务中也要注意区分贴牌生产合同与商标许可合同。在贴牌生产中,作为商标使用权拥有人的定作人是产品的法定制造商,自主销售,自负盈亏,独立承担产品责任,而作为加工承揽人无权销售、处分加工产品,只负有交付加工产品给定作人的义务;而在商标使用许可中,被许可方对许可使用商标的产品,自主销售,自负盈亏,独立承担产品责任,是产品的制造者,商标许可人只负责收取商标许可使用费,且事实上对产品本身不负责。

第二部分 涉外定牌加工商标侵权认定思路

涉外定牌加工商标侵权认定思路中,吕甲木首先分析了最高人民法院民三庭(知识产权审判庭)自本世纪以来各位庭长在位期间的涉外定牌加工商标侵权的司法政策和案例,然后讲解了涉外定牌商标侵权判定的基本原则、构成要件、判断标准建议。


一、涉外定牌加工的司法政策和案例

(一)蒋志培庭长时期

2000年8月至2008年8月蒋志培法官担任最高人民法院民三庭(知识产权审判庭)第二任庭长。在此期间,深圳中院2001年审结的耐克诉银兴制衣案、广东高院2006年审结的泓信公司诉广州海关案、浙江高院2005年审结的瑞宝公司诉永胜公司案均以商标具有地域性为由判决涉外定牌加工构成商标侵权。但当时的北京高院在解答中以不构成混淆为由认为不构成侵权。蒋志培庭长、广东高院林广海庭长、深圳中院祝建军法官在2007年、2008年期间发表的文章认为根据地域性原则,涉外定牌加工构成商标侵权;与此不同的是北京高院的程永顺庭长在2008年撰文表示涉外定牌加工不构成混淆,中国的加工厂相当于国外品牌商的车间、全部出口到国外,不会给国内商标权人造成实际损失,不构成侵权。而浙江高院成立了涉外定牌生产商标侵权问题的课题组,在2008年发表的课题报告认为根据现行法律和司法解释,应区别对待,商标和类别均相同的无须考虑混淆因素构成侵权;如果是近似或类似的,要考虑混淆因素,全部出口到国外,可以认定不构成侵权。

(二)孔祥俊庭长时期

2008年9月至2009年8月,孔祥俊法官以副庭长主持工作,2009年9月-2014年8月担任最高人民法院知识产权审判庭第三任庭长。由于实务界与学术界对于涉外定牌加工是否构成商标侵权争论激烈,加之2008年亚洲金融危机的影响,为此有关方面于2009年1月7日至9日举办了“金融危机下的我国知识产权司法保护政策——知识产权审判如何应对金融危机对实体经济的冲击暨服务外包法律论坛”。在是次论坛上,国家工商总局商标局吕志华认为定牌加工属于商标使用,执法时无需考虑明知和是否造成损害;海关总署李群英认为与工商的执法标准一致,建议修法确定商标使用标准和增加损害标准;北京高院陈锦川认为如有境外权利人的明确委托,则不混淆,不构成侵权;广东高院林广海认为对承揽人适当放宽标准,无明显过错免赔偿责任;浙江高院高毅龙重申了浙江高院2008年课题报告的应区别对待的观点;福建高院吴新民认为应区别对待,近似、类似的判断从严,侵权的赔偿合理费用,有正当理由的不构成侵权。最高人民法院的法官在该次会议上没有表态,但在2009年4月21日公布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题意见》中提出要“妥善处理当前外贸贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷,对于构成商标侵权的情形,应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务,合理确定侵权责任的承担。”2010年7月1日,最高人民法院办公厅在回复海关总署《关于对〈‘贴牌加工出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中认为:贴牌加工的商标只在境外起到识别商品来源的功能,在境内不发挥识别来源的功能,不会导致混淆误认,不构成侵权。孔祥俊庭长在2014年6月18日的《人民法院报》上发表新修订的商标法适用的几个问题(上)的论文,认为附加委托人商标的涉外贴牌未造成损害,不属于商标法第48条起到识别功能的商标使用。

同时,在司法实践中,上海高院2009年审结的玖丽得案件中认为未在中国境内销售,中国的相关公众不会接触到涉案产品,不会造成相关公众的混淆和误认,所贴商标只是在境外具有商品来源的识别意义,并不在国内市场发挥识别来源的功能。福建高院2007年审结的雨果博斯案认为中国的相关公众在国内没有机会接触,不可能造成混淆和误认,不会对国内权利人市场带来任何实质性损害,不应认定为商标法意义上的商标实际使用行为,实际使用人应为定作人意大利公司,不论是否侵权,其法律责任均由意大利公司承担。但福建高院在2008年审结的“PIMA”案中认为容易导致混淆和误认,构成近似侵权,但因出口的运动鞋被厦门海关扣留而未实现出口,故虽然实施了侵权行为,但侵权经济损害后果尚未发生,即对商标权人的声誉、市场份额或者销售收入等利益并未造成实际损害,改判赔偿维权费用广东高院2011审结的鳄鱼恤案中认为不宜一概认为侵权或不侵权,因区别处理,本案商标并不相同,利富公司履行了必要的注意义务,未在中国国内市场发挥识别来源的功能,识别功能未受到损害,判决不侵权。而之后最高人民法院提审再审的亚环案,首次由最高司法机构对涉外定牌加工是否构成商标侵权作出正面回应。该案一审宁波中院在2011年判决认为挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标,构成近似,不混淆,不构成侵权;而挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标,属于相同商标,构成侵权。其主要依据为浙江高院2008件的课题报告。二审浙江高院在2012年判决认为根据地域性原则,全部构成侵权。2014年1月,最高院决定提审该案,并于2015 年 11 月 26 日作出(2014)民提字第38号民事判决认为:再审申请人根据墨西哥的储伯公司的授权,使用“PRETUL”相关标识的行为,在中国境内仅属物理贴附行为,为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件,在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此,亚环公司在委托加工产品上贴附的标识,既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,不具有商标的属性,该公司在产品上贴附标识的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。

(三)宋晓明庭长时期

2014年8月至2019年8月宋晓明庭长从最高人民法院负责商事审判的民二庭庭长转任民三庭(知识产权审判庭)庭长。宋庭长在2015年4月23日《人民法院报》发表的知识产权司法政策中,针对定牌加工表示“司法要考虑我国经济发展的阶段性、定牌加工的法律属性、社会共识等因素,稳妥地加以解决,不能超越现实和急躁冒进。于此同时,在东风柴油机商标案中,一审常州中院在2014年判决认为不起到识别商品来源的作用,不属于商标使用,不构成侵权;二审江苏高院在2015年判决认为东风为驰名商标,被诉侵权人未尽到合理注意与避让义务,造成实质性损害,构成侵权。2016年最高院提审再审该案,并于2017年12月28日作出再审判决,认为不构成混淆,也不会造成实质损失,不构成侵权。

(四)胡仕浩庭长、林广海庭长时期

胡仕浩法官自2019年12月28日至2021年2月28日任最高院知识产权审判庭庭长。林广海法官自2016年11月起任最高院知识产权审判庭副庭长、2019年9月起主持工作,2021年4月起任庭长。在此时期,诞生了“本田案这一新的风向标案件。一审昆明中院认为因被诉商标与授权的国外注册商标并不完全一致,不属于涉外定牌加工,构成商标侵权。二审云南高院认为不进入中国市场销售,中国境内的相关公众不可能接触到该产品,因此不存在让中国境内的相关公众产生混淆的问题,没有损害本田株式会社的实际利益,即不具备构成商标侵权的基础要件。最高院于2018年9月14日作出提审裁定,2019年9月23日作出再审判决认为:商标使用行为是一种客观行为,通常包括许多环节,如物理贴附、市场流通等等,是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释,不应该割裂一个行为而只看某个环节在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标,只要具备了区别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。自改革开放以来,涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式,随着我国经济发展方式的转变,人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决,也在不断变化和深化。归根结底,通过司法解决纠纷,在法律适用上,要维护法律制度的统一性,不能把某种贸易方式(如本案争议的涉外定牌加工方式)简单地固化为不侵犯商标权的除外情形,否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则,这是必须加以澄清和强调的问题。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司主张,恒胜集团公司获得了缅甸公司的商标使用授权,因此不构成侵权。对此,应予指出,商标权作为知识产权,具有地域性,对于没有在中国注册的商标,即使其在外国获得注册,在中国也不享有注册商标专用权,与之相应,中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”,也不属于我国商标法保护的商标合法权利,不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。因此,二审法院认为“恒胜集团公司生产涉案产品经过缅甸商标权利人合法授权”,适用法律错误,本院予以纠正。

然在时代威科案中,浙江高院2022年1月4日裁定驳回时代威科公司的再审申请,认为申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。任何有违商标法的立法本意和宗旨,不正当行使商标权的行为不应得到法律的支持。百联公司在2010年左右即与德国stahlwerk公司有业务往来,根据其与时代威科公司的关联关系可以推定,时代威科公司在明知德国stahlwerk公司以及德国“STAHLWERK”商标存在的情况下,却于2011年在国内申请注册同类商品上的相同商标,继而还以该商标为权利基础,对德国stahlwerk公司授权的劳士顿公司在中国境内定牌加工被诉侵权商品的行为提起侵权之诉,这种行使商标权的方式具有不正当性,有违诚实信用原则。

二、涉外定牌加工商标侵权的基本原则、构成要件

在分析了本世纪20多年来的涉外定牌加工商标侵权的司法政策、学术观点、典型案例后,吕甲木认为涉外定牌加工商标侵权应该遵循地域性原则、混淆性原则、诚实信用原则和利益平衡原则。地域性原则分为准据法的地域性、权利基础的地域性、侵权行为的地域性。基于法律适用和权利基础的地域性,我国法院只保护在我国注册的商标权,判定是否构成商标侵权行为系根据我国的法律规定的商标侵权行为的构成要件予以认定,是否属于商标法意义上的商标使用行为,是否造成混淆和是否有损害结果,均应根据我国的法律予以认定而该行为在目的国等其他国家是否合法不是我国司法机关需要考量的因素。被诉侵权人在境外是否有合法的商标权不是我国法院需要审查的内容。而且境外的商标是否合法有效,是由境外的有关机构根据他们的法律进行审查。在涉外定牌加工中,完全没有必要考量被诉侵权人是否得到境外合法商标权人的授权这一因素。

涉外定牌加工商标侵权的构成要件为实施了混淆性的商标使用行为、损害结果、因果关系。其归责原则不是一般过错责任原则、也不是过错推定和无过错责任原则,而是严格化的实体法上不可反驳的过错责任原则。

(一)混淆性的商标使用行为

定牌加工作为市场经济中的一种贸易形式,加工的产品当然具有使用价值和交换价值,加工行为是一种商业行为,是为了商品流通而进行的制造行为,该产品的最终目的在于投入商业流通以供不特定的消费者使用。在该商品上标注的商标也能起到识别商品来源的作用,在该商品的生产、检验、运输、仓储、报关、装船等环节表明该商品与商标持有人具有关联性,而且该商标使用行为与该商标在目的地的使用行为是连贯的。涉外定牌加工合同中,境外的定作人也是明确要求境内的加工人在加工的产品上使用其指定的商标。因此,为了保护我国的自有品牌在国际上的竞争力,有必要认定在加工的产品中标注商标属于具有商业目的的起到标识功能的商标使用行为。

混淆性商标使用的地域范围

在传统的地域性原则下,商品、服务、人员、信息是受政治、地理边界所隔离的。但随着世界经济的一体化,贸易的全球化,这种政治、地理边界的区隔在削弱。注册商标的使用范围并不限于注册国境内已经非常普遍。很多使用中国注册商标的商品并不在中国境内销售,而是专门出口到国外销售,而且这也符合国家鼓励企业以自有品牌走向国际市场的国家知识产权战略。另外随着互联网和电子商务的发展,市场和信息之间的围墙已经倒下。全球消费者能够看到我国淘宝、京东网站上售卖的商品并下单购买,同样,我国的消费者也能够在国外的亚马逊网站下单购买产品。所以,混淆性商标使用的地域范围不能机械的界定为我国法域内,而应以相关公众是否具有接触可能性为准。如果被诉侵权商品没有在国内销售,而在境外的亚马逊网站销售,我国的消费者能够通过互联网看到该商品的,则属于混淆性的商标使用行为。此外,针对作为商标使用是否属于混淆性使用的判断主体的相关公众的地域范围问题,基于地域性原则,一般认为相关公众的地域范围与商标使用的地域范围一样,也应该是中国境内。

(三)利益平衡中的公共政策考量

1.地域性与全球化、互联网的冲突与协调

1)传统地域性环境下,人、货物、服务、信息是受政治边境和地理空间隔离的2)全球化背景下,要求既要开放国内市场,又要保护国内弱小产业,更要鼓励国内自主品牌、民族品牌走向国际市场,参与国际竞争3)在国际互联网互联互通的情况下,传统的地域边境被打破;随着电子商务的发展,国际市场与国内市场的界限在缩小;相关公众的地域界限变得模糊

2.贴牌生产与自主品牌的政策平衡

1)贴牌生产是落后的微利产业,但是就业和创汇的大军,是民营经济的重要组成部分2)自主品牌是国家创新能力和国际市场竞争力的体现,是民族经济的支柱

3.结论

既要保护正当的贴牌生产企业,也要保护走向国际市场的自主品牌。台湾基于有利于本地区企业接单考量,认为涉外定牌加工的“回销行为”不应该视为相关商标规定中的使用行为。

三、涉外定牌加工商标侵权判断标准建议

(一总体标准

1.基于地域性,境外是否有合法的商标权不是我国商标侵权行为的考量因素2.与国内商标侵权构成要件一样,是否尽到审查注意义务不是我国商标侵权行为的构成要件3.涉外定牌加工如存在混淆可能性则属于商标法意义上的商标使用行为,混淆可能性以境内相关公众是否有接触可能性为标准,如出口商品在境外在电商网站、电视购物、报刊杂志等渠道销售的,则推定具有混淆可能性4.境内商标违反诚信原则的,不予保护5.涉外定牌加工有正当理由的,不构成侵权

(二)具体标准

1.境内相关公众没有接触可能性的,则不构成混淆性的商标使用行为,不构成侵权。

2.在境内在先使用未注册商标的涉外定牌加工不构成侵权。

3.涉外定牌加工中,若境内注册商标权人系违反诚信原则抢注商标的,则不应认定他人的涉外定牌加工行为构成侵权。商标的注册和使用要符合诚实信用的原则,由于现在全球一体化的发展,世界已经变成“地球村”,很多中国人也开始抢注国外的商标。这种抢注有三类:第一类是恶意的抢注,如境外商标权利人与境内的注册商标权人曾有过合作关系或者有意向合作关系或者有其他利害关系的。这种情况下,境内注册商标权人是明知该商标在境外已有合法的商标权但未在中国注册而予以抢注。第二类是机会抢注,如境内的注册商标人因为参展等原因有机会接触该商标在境外已有合法的商标权但未在中国注册而予以抢注。第三类是推定的抢注,境内注册商标权人在其申请注册该商标之前,曾将同类商品销售到境外商标的注册国。因为在这种情况下,境内的商标权人在境外商标的注册国已经有市场份额,应当了解境外同类商品的商标注册状况,于此情况下,推定境内注册商标权人应当知道在其注册前境外已经有合法的商标权人。因此,在涉外定牌加工中,若境内注册商标权人知道或者应当知道在其注册前境外已经有合法商标予以抢注并主张商标,不予保护

4.在涉外定牌加工中,对类似商品和近似商标的判断可以以无接触可能性不构成混淆为由认定不侵权,但对驰名商标例外。

第三部分 贴牌生产专利侵权认定思路

在该部分,吕甲木首先梳理了本世纪以来司法实践中关于贴牌生产专利侵权的司法观点,然后对现行法律如何界定“制造进行了讲解,最后从实务指导的角度出发,对最高人民法院自敖某诉飞利浦案件以来关于贴牌生产、招投标中如何认定专利产品制造者的裁判标准予以归纳梳理。

一、司法实践关于定作人责任的观点

对本世纪以来涉外定牌加工中的定作人、委托人、招投标中的招标人等是否系被诉侵权专利产品的制造者,主要有以下几种观点:

)定作人为专利产品的制造者

北京高院:《专利侵权判定指南》(2013年)第89条规定委托他人制造或者在产品上标明“监制”等类似参与行为应当认定为制造发明或者实用新型专利产品的行为。北京一中院2022年审理的北京利而浦公司与魏建峰侵犯外观设计专利权纠纷上诉案上海一中院2000年审理的上海泰丰公司诉上海公爵公司专利侵权纠纷案上海高院2011年审理的浙江宝石公司与重机株式会社侵害外观设计专利权纠纷上诉案均认定定作人为制造者。

(二)专利产品上识别性标志所有者为专利产品制造者

广东高院2006年审理的广州市佰镒公司与曹湛斌侵犯专利权纠纷上诉案2011年审理的宁波世家洁具公司等与江孝宏侵害实用新型专利权纠纷上诉案江苏高院2007年审理的临沂康宝公司与好孩子公司等专利侵权纠纷上诉案2009年审理的上海大金公司与厦门灿坤公司侵犯外观设计专利权纠纷上诉案均以最高人民法院法释[2002]22号批复的“经研究,我们认为,任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上,表示其为产品制造者的企业或个人,均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的‘产品制造者’和《中华人民共和国产品质量法》规定的‘生产者’”规定,认定产品上识别标志所有者为制造者。

(三)定作人与承揽人为共同制造者

上海高院2001年审理的亿利达公司与卢恩光专利侵权纠纷上诉案北京一中院2011年审理的中奥通公司诉中国科学院自动化研究所等侵犯发明专利权纠纷案最高院2007年审理的上诉人华纪平、合肥安迪华公司与被上诉人上海斯博汀公司、如东县丰利公司、南通天龙公司侵犯专利权纠纷案认定定作人与承揽人共同侵权。

(四)提供技术方案或技术要求的定作人与实际生产者一起属于制造者

最高院2012年审理的敖某与飞利浦申请再审案中认为:“在委托加工专利产品的情况下,如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品,或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求,则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。”最高院东莞鸿鼎公司与东莞康胜公司、棋胜公司、信阳农林学院侵害实用新型专利权纠纷案中持同样观点【2019)最高法知民终181号】。最高院在沈阳中铁公司、哈尔滨减速顶调速中心侵害实用新型专利权纠纷再审中认为,对哈铁减速顶中心相关行为的法律定性应当考察以下因素:第一,宁波中铁公司的加工生产行为完全受控于哈铁减速顶中心,哈铁减速顶中心在合同中为宁波中铁公司指定了减速顶的型号及各项技术指标,并约定哈铁减速顶中心有权对宁波中铁公司的加工生产行为进行检查、监督及提出整改要求;第二,宁波中铁公司在加工完成的减速顶产品上并不标注公司标识,而是交由哈铁减速顶中心标注其专属的“TDJ-205”型号及单位名称。哈铁减速顶中心虽没有在物理上实施制造行为,但基于其对宁波中铁公司制造行为的控制,以及最终成品标注哈铁减速顶中心专属的产品型号和单位名称这一事实,应当认定哈铁减速顶中